Een bespreking van een vonnis van de Rechtbank Leeuwarden van 29 april 2009 (Huis&Hypotheek/DSB)
Met haar Intel-arrest van 27 november 2008 heeft het Europese Hof zeer gedetailleerd uitwerking gegeven aan de bijzondere bescherming voor bekende merken. In de nationale rechtspraak wordt steeds vaker aan Intel gerefereerd, met als belangrijkste gevolg een zware stelplicht aan de kant van de merkhouder.
Huis&Hypotheek Nederland exploiteert in een franchise constructie hypotheekadvieskantoren, waaronder een kantoor in Leeuwarden. De filiaalhouder van Huis&Hypotheek Leeuwarden is kennelijk succesvol en besluit dat succes te gelde te maken door zijn onderneming te verkopen aan DSB Bank. Dat is tegen de zin van Huis&Hypotheek Nederland. Zij beëindigt de franchise overeenkomst en de diverse partijen raken in conflict over de afwikkeling. Huis&Hypotheek opent twee panden verder een nieuw filiaal met een nieuwe franchisenemer. Het oorspronkelijke Huis&Hypotheek Leeuwarden wordt omgedoopt tot DSB Leeuwarden. Partijen komen voor de rechter omdat DSB in diverse uitingen (website, reclameborden, mailings) de aanduiding Huis&Hypotheek zou hebben gebruikt om (zo meent Huis&Hypotheek) de suggestie te wekken dat DSB Leeuwarden een voortzetting is van Huis&Hypotheek Leeuwarden.
Misleidende reclame?
De Rechtbank maakt een zeer gedetailleerde analyse van de diverse uitingen en toetst deze aan het verbod op misleidende reclame van artikel 6:194 BW. Een aantal mededelingen – zoals de tekst in een direct mailing dat “DSB Bank en Huis&Hypotheek zijn samengevoegd” – kwalificeert inderdaad als misleidend.
Merkgebruik?
Een andere vraag is of diezelfde mededeling – “DSB Bank en Huis&Hypotheek zijn samengevoegd” – ook inbreuk betekent op het merk HUIS&HYPOTHEEK. Voor een reguliere merkinbreuk geldt in elk geval het vereiste dat de aangesproken partij het teken gebruikt “voor waren of diensten”, dus als merk. In de recente Europese rechtspraak (met name de arresten Opel/Autec en O2) is dit vereiste op bijzonder complexe, niet altijd goed te volgen wijze uitgewerkt. De Rechtbank verwijst naar deze arresten zonder hun inhoud te duiden, en zegt vervolgens niet meer dan dat Huis&Hypotheek tegen de achtergrond van die arresten nader had moeten onderbouwen waarom in casu sprak is van merkgebruik. Nu dat onvoldoende is gebeurd, wordt geen merkgebruik aangenomen. Dat is een wat onbevredigende constructie. De Rechtbank brandt de vingers niet aan interpretatie van de Europese arresten en legt de bal volledig bij de merkhouder. Zo wordt een daadwerkelijk probleem, namelijk dat het aan te leggen criterium nog altijd niet helder is, via de stelplicht op de schouders gelegd van de merkhouder. Overigens lijkt de uitkomst (namelijk dat geen merkgebruik wordt aangenomen) in dit concrete geval wel terecht.
Bescherming tegen afbreuk of meeliften?
Als een teken wordt gebruikt anders dan als merk, is er in de Benelux onder artikel 2.20 lid 1 sub d BVIE nog bescherming tegen afbreuk van het onderscheidend vermogen (verwatering), afbreuk van de reputatie (aantasting) en ongerechtvaardigd voordeel trekken (meeliften). Dit artikel vormt de optionele implementatie van art. 5 lid 5 van de Merkenrichtlijn. In het arrest Robeco/Robelco is uitgemaakt dat deze bepaling buiten de Europese harmonisatie valt. De criteria overlappen echter met die van art. 5 lid 2 Merkenrichtlijn (bescherming van bekende merken), dus het ligt voor de hand de Europese jurisprudentie over bekende merken als referentiepunt te nemen. Dat is precies wat de Rechtbank hier doet.
De Rechtbank grijpt met name terug op het Intel arrest van 27 november 2008 (C-252/07). Eén van de vragen die in dat arrest wordt geadresseerd is wat de merkhouder nu precies moet bewijzen ten aanzien van de afbreuk of het meeliften. Als er daadwerkelijk sprake is van afbreuk of meeliften is het uiteraard voldoende dat aan te tonen. Maar ook tegen de dreiging moet kunnen worden opgetreden. In Intel stelt het Hof (anders dan in eerdere uitspraken van het GEA) dat de merkhouder moet bewijzen dat “er elementen zijn op basis waarvan kan worden aangenomen dat er sprake is van een ernstig gevaar dat een dergelijke inbreuk zich in de toekomst voordoet”. Met name de woorden “ernstig gevaar” maken het moeilijk hieraan te voldoen. Dat is dan ook de boodschap die door de nationale rechters is opgepikt. De Rechtbank Den Haag oordeelde als eerste in G-Star/Pepsico (15 december 2008) dat “het Europese Hof de lat hoog legt”. De Rechtbank Leeuwarden verwijst naar die uitspraak en stelt eveneens dat “de lat ter zake van bewijslevering hoog is gelegd”. Het zal niet verbazen dat de diverse stellingen van Huis&Hypotheek tegen deze achtergrond onvoldoende worden geacht.
Is Intel wel de maatstaf?
Een actie op grond van art. 2.20 lid 1 sub c (bekende merken) of d (gebruik anders dan als merk) BVIE is voor de merkhouders door het Intel arrest dus moeilijker geworden. Men dient zich echter te realiseren dat de jurisprudentie van het Europese Hof zelden eenduidig is. Drie weken na Intel is een ander arrest gewezen (TDK, C-197/07), waarin het Europese Hof een ander en lichter criterium aanlegt, namelijk dat “it is sufficient that evidence be produced enabling it to be concluded prima facie that there is a risk, which is not hypothetical, of unfair advantage or detriment in the future“. Een niet hypothetisch risico is uiteraard heel iets anders dan een ernstig gevaar. Het is nu aan de merkhouders (en hun advocaten) om de rechters daarop te wijzen.
