Bespreking van Voorzieningenrechter Den Haag 7 mei 2008, Microsoft/Unicaresoft
Achtergrond
Microsoft is houdster van een aantal Benelux- en Gemeenschapsmerken voor het teken MSN, voor ondermeer software en Internet gerelateerde waren en diensten. Ze gebruikt het merk als overkoepelende benaming voor diverse online diensten, waaronder de chatprogramma’s MSN Messenger en MSN Live Messenger. In Nederland zijn dat de meest gebruikte chatprogramma’s.
Unicaresoft BV heeft software ontwikkeld die het mogelijk maakt om het gebruik van Internet en van chatprogramma’s te beperken. Het programma, dat vooral is bedoeld voor ouders die grenzen willen stellen aan het chatgedrag van hun kinderen, werd in eerste instantie aangeboden onder de naam Msnlock. Unicaresoft was tevens houdster van de domeinnamen msnlock.nl, msnlock.be, msnlock.eu, msnlock.com, msnlock.org, msnlock.net en msnlock.info.
Nadat Microsoft op 28 december 2007 een sommatie had verstuurd waarin ze bezwaar maakte tegen het gebruik van het teken msnlock, werd de naam van de software veranderd in Benzoy. Unicaresoft weigerde echter de domeinnamen over te dragen. Die wilde ze blijven gebruiken om haar software aan te bieden. Microsoft startte vervolgens een kort geding, bijgestaan door Sophie van Loon en Christien Wildeman van Kennedy Van der Laan. Microsoft eiste dat Unicaresoft de inbreuken op haar MSN merken moet staken en al haar msnlock-domeinnamen aan Microsoft moet overdragen. De voorzieningenrechter stelt Microsoft in het gelijk.
Msnlock maakt inbreuk
Unicaresoft maakt inbreuk op het MSN merk van Microsoft op grond van artikel 2.20 lid 1 sub b van het Beneluxverdrag inzake de intellectuele eigendom (“BVIE”) en artikel 9 lid 1 sub b van de Gemeenschapsmerkenverordening (“GmerkVo”).
Unicaresoft gebruikt msnlock weliswaar niet als naam voor haar producten, maar de voorzieningenrechter merkt op dat ook het gebruik van het teken in de domeinnamen geldt als merkgebruik voor de software: “Onder het teken msnlock wil zij het publiek immers trekken naar haar website waar zij haar eigen product Benzoy aanbiedt. Het is daarmee het teken waaronder zij het product op de markt zet.”
De voorzieningenrechter oordeelt dat het teken msnlock overeenstemt met de MSN merken van Microsoft. Het is namelijk samengesteld uit (hetzelfde) kenmerkende teken MSN, in combinatie met een beschrijvend deel ‘lock’. Ook de software van Unicaresoft is, zo oordeelt de rechter, in hoge mate gelijk aan de waren waarvoor het MSN merk is ingeschreven. Er is ook sprake van verwarringsgevaar. Het publiek zal kunnen denken dat het product van Unicaresoft afkomstig is van Microsoft. Daarbij speelt ook een rol dat de software van Unicaresoft ‘complementair’ is aan (ondermeer) de chatprogramma’s van Microsoft als een aanvullende dienst, parental care.
MSN geen soortnaam
Unicaresoft verweert zich met de stelling dat MSN een soortnaam is geworden voor chatten en voert aan dat het woord ‘msn-en’ zou worden gebruikt voor chatten in het algemeen. Er is in de jurisprudentie wel aanvaard dat als sprake is van een soortnaam, de beschermingsomvang van een merk lager kan zijn. Volgens de voorzieningenrechter is het werkwoord ‘msn-en’ echter geen generieke aanduiding voor chatten. Het ligt bijvoorbeeld niet voor de hand om chatten via Hyves aan te duiden met ‘msn-en’.
Bovendien moet volgens de voorzieningenrechter een onderscheid worden gemaakt tussen het werkwoord ‘msn-en’ en het merk MSN. Zelfs als ‘msn-en’ wel een generieke aanduiding voor chatten zou zijn geworden, dan is “daarmee nog niet zonder meer (..) gegeven dat het merk MSN tot soortnaam is verworden“. Unicaresoft had geen bewijs geleverd dat het merk MSN op zichzelf tot soortnaam is geworden.
Refererend merkgebruik
Unicaresoft voert ook aan dat sprake zou zijn van toelaatbaar refererend merkgebruik (artikel 2.23 sub c BVIE en artikel 12 sub c GmerkVo). Unicaresoft zou het merk MSN moeten kunnen gebruiken om te verwijzen naar de producten van Microsoft, omdat haar Benzoy software bedoeld is om (mede) met die producten samen te werken. De voorzieningenrechter wijst ook dit af en sluit daarvoor expliciet aan bij het arrest Gilette/LA (Hof van Justitie EG 17 maart 2005, IER 2005/31). Daarin is bepaald dat refererend merkgebruik is toegestaan als het het enige beschikbare middel is om het publiek begrijpelijke en volledige informatie te geven over de ‘bestemming’ van het eigen product en er geen alternatieven zijn.
De Benzoy software is, zo merkt de voorzieningenrechter op, niet alleen bedoeld om met de MSN producten van Microsoft samen te werken, maar met een groot aantal programma’s, waaronder chatprogramma’s. Het gebruik van de msnlock-domeinnamen is voor Unicaresoft niet het enige middel om de Benzoy software in de markt te zetten. De rechter richt zich hier specifiek op het gebruik van de msnlock-domeinnamen -en niet op een bescheiden verwijzing in de beschrijving op een website-, omdat Unicaresoft juist weigerde die domeinnamen af te staan.
Mijns inziens zou de conclusie uit dit vonnis moeten zijn, dat bij gebruik van een domeinnaam niet of nauwelijks sprake kan zijn van toelaatbaar refererend merkgebruik. Het is immers niet snel noodzakelijk in een domeinnaam andermans merk te gebruiken om het publiek goed te kunnen informeren over het eigen product. Het is altijd mogelijk om voor een eigen product een afwijkende naam en domeinnaam te kiezen. Op de website kan vervolgens, voor zover nodig, het merk van de ander worden genoemd in een toelichting bij het eigen product.
Conclusie
Merkhouders zijn in de regel niet blij als een werkwoordvariant van hun merk (zoals ‘googelen’) gebruikt wordt als generieke aanduiding van een soort activiteit, ook voor situaties waarbij gebruik wordt gemaakt van de producten van concurrenten. Ze vrezen dan verwatering van hun merk. Voor dergelijke merkhouders vormt deze uitspraak enigszins een geruststelling. Naast de conclusie van de rechter dat die situatie zich bij msn-en niet voordoet, heeft de rechter namelijk aangegeven dat -als dat wel het geval is- daarmee niet gegeven is dat het merk zelf ook een soortnaam is en weinig of geen bescherming geniet. Deze uitspraak bevestigt echter vooral dat gebruik van andermans merk in een domeinnaam waarmee de eigen producten worden aangeboden, niet snel toelaatbaar refererend merkgebruik zal opleveren.
