Een korte bespreking van Rb. Den Haag 9-1-2008 inzake Portakabin / Primakabin
Inleiding
In hoeverre mag je als verkoper van andermans merkproducten gebruik maken van dat merk om te adverteren? In de analoge wereld is het gebruik van een merk om reclame te maken voor merkproducten in beginsel toegestaan – denk bijvoorbeeld aan occasiondealers die hun klanten lokken met de mededeling ‘BMW-specialist’. Adverteren in een digitale omgeving blijkt echter iets meer complex. Zo zag de rechtbank Den Haag zich in dit verband voor de vraag gesteld of het gebruik van andermans merk in zogenaamde ‘Adwords’ merkinbreuk oplevert. Ad-words zijn gesponsorde zoektermen die, als ze worden ingevoerd in Google, ervoor zorgen dat er naast de gewone zoekresultaten een advertentie of koppeling naar een website verschijnt.
Over deze Adwords ontstond een conflict tussen twee bedrijven die allebei handelen in cabines voor tijdelijke huisvesting; Primakabin en Portakabin. Primakabin had de woorden ‘portakabin’, ‘portacabin’, ‘portokabin’ en ‘portocabin’ als Ad-Word opgegeven. Bij het intoetsen van een van deze zoektermen in Google verscheen vervolgens boven of naast de zoekresultaten een advertentie van Primakabin met een hyperlink naar de homepage van haar website. Via deze website toont Primakabin haar productaanbod, waaronder producten van het merk Portakabin. Portakabin, die houder is van het woordmerk ‘Portakabin’, meent dat de registratie en het gebruik van haar merk in de Adwords merkinbreuk oplevert.
Merkinbreuk?
Over het geschil tussen Portakabin en Primakabin was in 2006 al een kort geding gevoerd, waarbij het Hof Amsterdam (Hof Amsterdam 14-12-2006, IER 2007, 27) oordeelde dat de registratie en het gebruik van dezelfde Ad-Words door Primakabin niet opgevat kon worden als gebruik ter onderscheiding van waren in de zin van artikel 2.20 lid 1 sub a t/m c Benelux Verdrag voor de Intellectuele Eigendom. Ook voor het overige was er volgens het Hof geen sprake van onrechtmatig handelen, met als kanttekening dat het Hof het gebruik van de Adwords slechts gerechtvaardigd achtte voor zover er bij het aanklikken van de koppeling direct wordt doorgelinkt naar de pagina van Primakabin waar de producten van Portakabin worden aangeboden. Primakabin mocht de internetgebruiker dus niet eerst naar haar homepage leiden.
In de door Portakabin aangespannen bodemprocedure oordeelt de Rechtbank Den Haag anders. Het gebruik van het merk ‘Portakabin’ in een Adword kan wel degelijk worden opgevat als gebruik ter onderscheiding van waren (artikel 2.20 lid 1 sub a). Hetzelfde geldt voor de termen ‘portacabin’, ‘portokabin’ en ‘portocabin’, omdat de verschillen met het woordmerk ‘Portakabin’ zodanig onbeduidend zijn dat ze aan de aandacht van de gemiddelde consument kunnen ontsnappen; een en ander zoals uitgemaakt door het Hof van Justitie inzake Arthur & Félicie (HvJEG 20-3-2003, zaak nr. C-291/100, NJ 2004, 208). Sterker nog, zo stelt de rechtbank vast, de andere termen worden juist als Adword gebruikt omdat de internetgebruiker soms wel eens een foutje maakt bij het intikken van een zoekterm. De gelijkende woorden worden als Adword gebruikt om consumenten die een typefout maken toch bij de goede advertentie terecht te laten komen. Niettemin brengt dit merkgebruik door Primakabin volgens de Rechtbank nog geen merkinbreuk met zich mee. Op het moment dat Portakabin de producten op de markt heeft gebracht is haar merkrecht ten aanzien van deze producten ‘uitgeput’, hetgeen in het onderhavige geval betekent dat het Primakabin vrij staat om het merk ‘Portakabin’ te gebruiken bij het adverteren voor de tweedehands Portakabin producten die zij verkoopt. Deze regel geldt niettemin alleen indien het adverteren ook daadwerkelijk betrekking heeft op Portakabin producten en indien de wijze waarop wordt geadverteerd geen gegronde reden vormt voor Portakabin om zich daartegen te verzetten (HvJEG 23-2-1999, zaak nr. C-63/97, NJ 2001, 134 BMW/Deenik). Naar het oordeel van de Rechtbank voldoet de handelwijze van Primakabin echter aan deze vereisten. Geen merkinbreuk dus, ook niet ten aanzien van de andere zoektermen.
Opvallend is ten slotte nog, dat de Rechtbank het oordeel van het Hof in kort geding over het doorlinken niet volgt: het is niet onrechtmatig dat de internetbezoeker eerst uitkomt op de homepage van Primakabin, in plaats van op de achterliggende site waar (onder andere) de merkproducten van Portakabin worden aangeboden. Dit is opmerkelijk, omdat de bovengenoemde Europese rechtspraak eist dat het adverteren specifiek moet zien op de merkproducten, waarbij niet de indruk mag worden gewekt dat er sprake is van een commerciële band met de merkhouder. Bij een enkele verwijzing naar een homepage, waar doorgaans met name informatie over de onderneming zelf staat, kan men zich afvragen in hoeverre dat aan dit vereiste voldoet.
Conclusie
Het vonnis van de Rechtbank Den Haag inzake Portakabin/Primakabin brengt geen verandering ten opzichte van de regel dat merkgebruik door middel van reclame voor merkproducten van een derde in beginsel geoorloofd is, een en ander zoals door het Hof van Justitie vastgesteld in het hierboven genoemde arrest BMW/Deenik. Uitgangspunt is dat verkopers van dergelijke producten hun klanten duidelijk moeten kunnen maken dat zij die producten verkopen en waar die producten te vinden zijn, ook op het internet. Opmerkelijk is niettemin dat de rechtbank ook gebruik van op het merk gelijkende tekens als Adword toestaat.
Ten slotte kan nog getwist worden over de vraag of Primakabin al dan niet een deeplink aan had moeten leggen, in plaats van de internetgebruiker naar haar homepage te leiden.
