Wanneer mag je een merk van iemand anders gebruiken in een domeinnaam en wanneer als advertentietool in de vorm van AdWords? In een recent kort geding kwam dit weer aan de orde. AdWords zijn ‘zoekwoorden’ die je kan kopen bij Google, waardoor na het intypen van dat woord jouw website naar voren komt in de gesponsorde koppelingen naast de generieke (normale) zoekresultaten. Als dit zoekwoord een merk is van iemand anders kan dit een inbreuk op dat merkenrecht opleveren.
Rechtbank Amsterdam 26 februari 2009, LJN: BH4229
In deze zaak ging het om een vermogensbeheerder (Wijs & Van Oostveen) die het beleggingsproduct Dutch Power Notes verhandelde van het Amerikaanse Lehman Brothers (zoals bekend inmiddels failliet). De koers van de Dutch Power Notes is zo ingestort dat één van de beleggers, dhr. Veleke, een website is gestart om te klagen over deze vermogensbeheerder. Wijs & Van Oostveen begint een zaak tegen Veleke en stelt o.a. inbreuk op haar merkenrecht.
Eiser heeft een woordmerk “Wijs & Van Oostveen” voor verschillende klassen die zien op verzekeringen en reclame. Gedaagde (Veleke en daarna een Stichting die zijn belangen behartigt) registreert voor zijn kritische website o.a. de domeinnamen gedupeerdenvanwijsenvanoostveen.nl en wijsvanoostveen.nl. Ook deponeert gedaagde de woordmerken “Wijs & Van Oostveen” en “Gedupeerden Wijs & Van Oostveen” voor een andere klasse dan eiser: juridische diensten. Naast de merken gebruikt gedaagde ook AdWords met daarin de namen Wijs en Van Oostveen. Als je als internetgebruiker dus informatie zoekt over Wijs & Van Oostveen kom je vrijwel altijd via Google op de website van Veleke terecht en lees je de kritiek die Veleke heeft op de handelswijze van de vermogensbeheerder. Eiser is daar niet blij mee en stelt dat er sprake is van merkinbreuk en dat gedaagde zich schuldig maakt aan onrechtmatige uitlatingen en de aantasting van haar eer en goede naam.
(Wijs & van Oostveen Power Notes koersinformatie)
De beoordeling
Merkinbreuk
Merkinbreuk wordt onder meer aangenomen als bij het gebruik wordt voldaan aan de volgende criteria aan de hand van artikel 2.20 lid 1 BVIE:
- wanneer dat teken gelijk is aan het merk en in het economisch verkeer gebruikt wordt voor dezelfde waren of diensten als die waarvoor het merk is ingeschreven (sub a);
- wanneer dat teken gebruikt wordt anders dan ter onderscheiding van waren of diensten, indien door gebruik, zonder geldige reden, van dat teken ongerechtvaardigd voordeel wordt getrokken uit of afbreuk wordt gedaan aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het merk (sub d).
De rechter oordeelt in deze zaak dat gedaagde de woordmerken, domeinnamen en de AdWords heeft ingeschreven/in gebruik genomen met als enige doel de aandacht trekken van cliënten van Wijs & Van Oostveen en kritiek te leveren op de handelswijze van Wijs & Van Oostveen. De rechter vindt dit merkgebruik anders dan ten onderscheiding van waren of diensten, zonder geldige reden en neemt merkinbreuk aan op grond van artikel 2.20 lid 1 sub d BVIE.
Onrechtmatige uitingen
De eiser stelt ook dat er sprake is van onrechtmatige uitlatingen. De rechter maakt een afweging tussen de vrijheid van meningsuiting van gedaagden en het belang van Wijs & Van Oostveen om niet lichtvaardig beschuldigd te worden. Uiteindelijk vindt zij het zwaar wegen dat de website voornamelijk de persoonlijke visie en ervaringen met de Dutch Power Notes weergeeft van de initiator en acht het niet onrechtmatig.
(Lees de hele uitspraak hier)
Vrijheid van meningsuiting als geldige reden merkgebruik?
Je zou, anders dan de rechter, ook kunnen stellen dat Veleke een geldige reden heeft voor het gebruik van het merk “Wijs & Van Oostveen” en dat het is toegestaan de praktijken aan de kaak te stellen en aan de man te brengen op grond van de vrijheid van meningsuiting (artikel 10 EVRM). Die redenering is niet zeer opmerkelijk, er is namelijk met betrekking tot klaagsites veel discussie omtrent de vrijheid van meningsuiting en refererend merkgebruik. Zie ook de zaak injeholland.nl, waarin de rechter zegt dat een klaagsite in principe gevoerd mag worden en het daarbij vrij staat een merk refererend te gebruiken. (NB: In de zaak injeholland.nl is uiteindelijk toch merkinbreuk aangenomen door de rechter, omdat het teken ‘injeholland’ niet fatsoenlijk is en op die manier afbreuk doet aan de reputatie van het merk INHOLLAND).
Meer over AdWords
In een Belgische zaak tussen eBay en The Polo/Lauren Company bij het Hof van Beroep Brussel 11 februari 2009 (link naar Engelse versie) vond een rechter juist dat bij AdWords geen sprake was van merkgebruik anders dan ter onderscheiding van waren en diensten. In die zaak ging het erom dat eBay de AdWords: “Ralph Lauren” en “Polo Sports” had gekocht. Omdat eBay een veilingsite is en de echte producten van Ralph Lauren en Polo Sport daadwerkelijk verhandelt op de site vindt de rechter het hier geen merkgebruik onder sub d, artikel 2.20 lid 1 BVIE. Op zich te begrijpen, maar het Hof gaat behoorlijk ver: het is zelfs geen gebruik onder sub d als de gesponsorde koppelingen niet direct doorlinken naar de betreffende Ralph Lauren product pagina’s. Het Hof suggereert terloops nog terecht dat het hier wellicht merkgebruik onder artikel 2.20 lid 1 sub a BVIE is, maar daar heeft Ralph Lauren geen beroep op gedaan. Merkgebruik in AdWords blijft voorlopig nog een hot discussiepunt totdat meer duidelijkheid komt, wellicht in de antwoorden op de prejudiciële vragen die aan het Europees Hof van Justitie zijn gesteld o.a. in de Franse zaak tussen Google en Louis Vuitton en de Nederlandse zaak tussen Portakabin en Primakabin.
Conclusie
Een AdWord in gebruik nemen kan op verschillende manieren het belang schaden van een merkhouder en soms kan hij daar tegen optreden, in andere gevallen is AdWords gebruiken gerechtvaardigd. In het geval van Wijs & Van Oostveen gebruikt gedaagde de AdWords alleen om afbreuk te doen aan de reputatie van Wijs & Van Oostveen en daarom is het volgens de voorzieningenrechter niet toegestaan. Hetzelfde geldt voor het gebruik van het merk in de domeinnamen. Weliswaar mag je als ‘beleggings-slachtoffer’ van de Dutch Power Notes vrijelijk je mening uiten, maar je vrijheid wordt wel beperkt door het merkenrecht.